集佳、米ロジャース・コーポレーションの特許無効審判連続勝訴に助力

2022-04-24

  事件の事実:

  ロジャース・コーポレーションは、1832年にピーター・ロジャースによって米国で設立され、アリゾナ州チャンドラー市に本社を置く、エンジニアリング材料のグローバルリーダーであり、その製品は米国、中国、日本、韓国、ドイツ、ハンガリー、ベルギーで生産されている。同社の製品は、ラミネート、3Dプリンタブルメディア材料、半硬化/接着シート、セラミック基板、ヒートシンク、エラストマー部品、ポリウレタン材料、特殊シリコーン材料、感圧テープ、エンジニアリング多孔質ゴム、フレキソ印刷クッション材など多くの分野をカバーしている。同社のソリューションには、高度電子ソリューション、RFソリューション、バスバーソリューション、高弾性体材料ソリューションなどがあり、信頼性や効率、性能の面で業界のベンチマークとされている。

  同社が中国市場に参入する過程で、多くの国内企業が、実用新案の実体審査を行わないという抜け道を利用して、明らかに先行技術である技術方案について実用新案出願をし、実用新案権を付与されたことが発覚した。同社は集佳チームの協力のもと、上記実用新案登録の無効審判請求の手続きを行い、実用新案権者を東莞某科技有限公司とする実用新案登録番号 ZL2017*******2.4、名称「**発泡体」の実用新案、および実用新案権者を東莞某科技有限公司とする実用新案登録番号ZL2018 *******4.8、名称「**発泡体」の実用新案の登録を最終的に全部無効とすることができた。集佳は、同社のリスク除去を支援し、同社の主力製品の製造・販売に対する権利侵害の脅威を回避した。

  事件の評論と分析:

  1つ目の実用新案登録無効審判では、開放式請求項と広すぎる保護範囲という当該請求項の特徴に対して、集佳チームは最適な先行技術を発見した。当該の先行技術で開示されている具体的な実施例は、対象実用新案の具体的な実施例とは異なるものの、請求項の保護範囲に含まれてしまう。また、集佳チームは、使用されている技術用語は異なるが、対象実用新案の個々の特徴は先行技術と実質的に異なるものではなく、当業者であれば、上記の異なる技術用語が実質的に同一のものを指していると理解できることも合議体に説明した。最終的に、対象実用新案は4つの請求項すべてについて新規性がないとして全部無効とされた。

  2つ目の実用新案登録無効審判では、方法の特徴に係る当該請求項の特徴に対して、集佳チームは、請求項が《専利法》第2条3項、第22条2項および3項の規定に符合しないとの無効理由を同時に提出し、形式的無効理由と実体的無効理由の両面から挟み打ちにする無効戦略を策定した。これにより、実用新案権者は進退窮まり、合議体も、対象実用新案と先行技術の製造工程の違いは、請求項と先行技術の区別を構成せず、かつ対象実用新案は、先行技術に対して予期せぬ技術的効果を有しないと認定した。最終的に、対象実用新案は進歩性がないとして請求項は全部無効とされた。

 

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